Para Terceira Turma, ação de nulidade de patente é prejudicial externa apta a suspender ação de indenização

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A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que a ação de nulidade de patente ajuizada na Justiça Federal é prejudicial externa apta a suspender na Justiça estadual a tramitação de processo de indenização por uso não autorizado do objeto patenteado.

O colegiado reconheceu que a nulidade de patente pode ser arguida pela defesa de forma incidental, sem a necessidade de demanda autônoma ou de reconvenção, mas afirmou que a competência para julgar essa matéria é da Justiça Federal, com a participação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

“Configura prejudicialidade externa a pendência, em um processo extrínseco ao presente caso, de ação judicial na qual se debate a nulidade das patentes em que se funda o objeto principal desta ação, ainda que a recorrente não faça parte da demanda”, explicou o relator do recurso, ministro Marco Aurélio Bellizze.

Eficácia dos ​registros

O caso julgado pelos ministros se refere à eficácia do registro de patentes de uma empresa que, na origem, pleiteava na Justiça estadual indenização pelo uso indevido da tecnologia patenteada. Em primeiro grau, o juiz acolheu a tese de nulidade das patentes, alegada pela defesa na contestação, e julgou o pedido improcedente.

Porém, o Tribunal de Justiça reformou a sentença e condenou a empresa ré a se abster de produzir e comercializar os produtos que utilizem as patentes em questão, além de pagar indenização pela violação do direito de propriedade industrial.

No recurso ao STJ, a empresa condenada defendeu a possibilidade de arguição incidental de nulidade de patente. Afirmou também que, como existe uma ação de nulidade ajuizada na Justiça Federal, o processo na Justiça estadual deveria ser suspenso até o julgamento daquela demanda.

Interpretação harmô​​nica

O ministro Marco Aurélio Bellizze esclareceu que “a previsão legal para formulação de pedido incidental de nulidade de patente como matéria de defesa, a qualquer tempo (artigo 56, parágrafo 1º, da Lei 9.279/1996), deve ser interpretada de forma harmônica com as regras de competência absoluta para conhecimento da matéria”.

Ele mencionou o REsp 1.527.232, julgado sob o rito dos repetitivos (Tema 950), no qual a Segunda Seção do STJ concluiu pela competência absoluta da Justiça Federal, com a participação do INPI, para o julgamento sobre registros de marca e das correlatas ações de nulidade.

Segundo o relator, embora a tese adotada no recurso repetitivo diga respeito a marcas, o mesmo raciocínio pode ser aplicado ao caso dos autos, porque a aquisição do direito de utilização exclusiva da patente também se dá com o deferimento do registro pelo INPI, sendo que esse direito somente pode ser afastado por meio de processo administrativo ou judicial que desconstitua o registro.

Dessa forma, o relator assinalou que, no caso, o juízo estadual realmente não poderia ter avançado no conhecimento do pedido de nulidade dos registros formulado na contestação. Segundo ele, cabia à empresa ré – tendo em vista a necessidade de participação do INPI e a consequente competência do juízo federal – propor a ação de nulidade no juízo competente, “situação em que seria de rigor a observância da prejudicialidade entre as respectivas demandas”.

Conexã​​o

Em seu voto, Bellizze explicou que existirá conexão entre demandas quando houver identidade de objeto ou de causa de pedir (artigo 55 do Código de Processo Civil) e que, nessas situações, será necessário reunir os processos para julgamento simultâneo – prevenindo eventual contradição entre os julgados.

No entanto – ressaltou –, nas hipóteses em que a reunião dos processos for inviável (por exemplo, quando estiverem submetidos a juízos de competência absoluta distinta), a solução adequada à prevenção de julgamentos antagônicos é a suspensão do processo dependente, de acordo com o disposto no artigo 313, V, do CPC.

O ministro destacou que, no caso dos autos, as ações confrontadas traduzem a existência de uma prioridade lógica necessária para a solução da controvérsia, atendendo a todos os requisitos que determinam a prejudicialidade externa.

As partes informaram no processo que a Justiça Federal julgou improcedente a ação de nulidade, mas essa decisão ainda se encontra pendente do julgamento de recursos.

Para o relator, o tribunal estadual deveria ter determinado a suspensão do processo antes da análise da apelação, pois dessa forma resguardaria a efetividade da prestação jurisdicional e a racionalidade lógica das decisões. Com esse entendimento, a turma determinou a suspensão do processo até a solução definitiva sobre o pedido de nulidade na Justiça Federal.

O número deste processo não é divulgado em razão de segredo judicial.

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