Terceira Turma determina que empresa de Minas Gerais deixe de utilizar a marca Bristol

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acolheu recurso da Bristol Administração de Hotéis e Condomínios, e determinou que a empresa Organizações Bristol (OrgBristol) deixe de utilizar a marca Bristol, relacionada a serviços de hotelaria. Entretanto, o colegiado admitiu que a OrgBristol mantenha o seu nome empresarial em Minas Gerais, desde que a designação não desempenhe a função de marca.

Como resultado do provimento do recurso, a OrgBristol também foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 25 mil.

“As duas partes exploram, sob o mesmo signo, especificamente os serviços de hotelaria, o que torna evidente o risco de confusão, porquanto ambas se apresentam perante o público consumidor como hotéis Bristol”, afirmou o relator do recurso especial, ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

O recurso da Bristol Administração de Hotéis e Condomínios foi interposto no STJ contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) que negou o pedido de exclusividade sobre a marca Bristol. Inicialmente, o TJMG entendeu que o registro de marca da empresa havia sido anulado, o que impediria a declaração de exclusividade; posteriormente, em razão de decisão da Justiça Federal que restabeleceu o registro, o tribunal estadual considerou que esse fato não era suficiente para garantir o direito exclusivo de uso, já que se tratava de marca genérica.

Justiça estadual não pode declarar a nulidade

O ministro Paulo de Tarso Sanseverino citou precedentes do STJ no sentido da incompetência da Justiça estadual para reconhecer nulidade de registro de marcas, motivo pelo qual o registro deve ser considerado plenamente em vigor.

“O tribunal de origem, ao reconhecer o caráter genérico – logo, não registrável – da marca em questão, acabou por desconsiderar o registro já restaurado e vigente, cuja nulidade a Justiça estadual não é competente para reconhecer, nem mesmo de forma incidental, apenas podendo ser declarada pela Justiça Federal”, afirmou.

O magistrado destacou, também, que a marca registrada pela Bristol Administração de Hotéis e Condomínios tem proteção prevista no artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial (LPI), com o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional para identificar serviços de hotelaria.

Entre as razões para reconhecer a proteção da marca, o relator também destacou que o signo estava sendo utilizado pelas Organizações Bristol para designar serviços que estavam enquadrados dentro da mesma classe e subclasse da Bristol Administração de Hotéis e Condomínios no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) – quadro que também inviabiliza a possibilidade de coexistência das marcas.

Proteção ao nome empresarial

Quanto ao fato de que as Organizações Bristol utilizavam o signo como marca e como nome empresarial desde 1997, o relator explicou que a empresa apenas poderia alegar o direito de precedência perante o INPI, em ação própria perante a Justiça Federal. Por isso, afirmou o ministro, o caso não poderia ser examinado na Justiça Estadual, nem mesmo sob a alegação de nulidade da marca com fundamento no inciso V do artigo 124 da LPI, por reproduzir nome empresarial.

No entanto, Sanseverino ressaltou que ao nome empresarial também é conferida proteção jurídica, porém apenas dentro do território do estado em que foi registrado. Como o nome empresarial OrgBristol é anterior ao registro da marca Bristol no INPI, o relator concluiu que a empresa tem o direito de continuar usando a expressão Bristol, desde que integrada pelos demais elementos componentes de seu nome e que sua utilização se limite à finalidade do nome empresarial.

O recurso ficou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.  DIREITO  MARCÁRIO.  AÇÃO  DE  ABSTENÇÃO  DE  USO  DE MARCA E DE INDENIZAÇÃO PELA SUA UTILIZAÇÃO INDEVIDA. MARCA “BRISTOL HOTELARIA” DEVIDAMENTE REGISTRADA PARA SERVIÇOS DE HOTELARIA.   REGISTRO,   ANTES   ANULADO,   POSTERIORMENTE RESTITUÍDO  PELO  TRF2.  IMPOSSIBILIDADE  DE  RECONHECIMENTO, AINDA  QUE  INCIDENTAL,  DA  NULIDADE  DO  REGISTRO  PELA  JUSTIÇA ESTADUAL.  UTILIZAÇÃO  DA  MARCA  PARA  SERVIÇOS  IDÊNTICOS. BRISTOL HOTÉIS.  OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA MARCA. DIREITO DE PRECEDÊNCIA QUE DEVE SER ARGUIDO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. NOME  EMPRESARIAL  REGISTRADO  NA  JUCEMG  ANTERIORMENTE  AO REGISTRO DA MARCA EM QUESTÃO. NECESSIDADE DE CONVIVÊNCIA.

  1. Ação proposta com o objetivo de impedir a demandada de utilizar a expressão “BRISTOL”, acompanhada ou  não  de  outras  expressões,  para  serviços  de hotelaria,  bem  como  de  condená-la  a  reparar  os  danos  morais  e  patrimoniais decorrentes da sua utilização indevida.

  2. Registro da  autora,  que  fora  anulado  administrativamente  pelo  INPI,  foi posteriormente restabelecido antes do julgamento do recurso de apelação pelo Tribunal  de  origem,  que  concluiu,  no  entanto,  que  a  marca  registrada  seria genérica.

  3. Incompetência da Justiça Estadual para reconhecer a invalidade, ainda que incidentalmente, de marca  registrada,  à  luz  do  art.  175  da  Lei  n.  9.279/96. Jurisprudência pacífica desta Corte.

  4. Direito de precedência e impossibilidade de registro, como marca, de nome empresarial alheio que, por ensejarem a própria nulidade do registro marcário, que devem ser  necessariamente  arguidos  em  ação  própria  perante  a  Justiça Federal.

  5. Caso concreto  em  que,  estando  vigente  o  registro  da  marca  “BRISTOL HOTELARIA”,  a  utilização  não  autorizada  por  terceiros  das  marcas  “REDE BRISTOL”,  “BRISTOL  HOTELS”  ou  “BRISTOL  HOTÉIS”,  “B  BRISTOL”  e “REDE BRISTOL HOTÉIS”, “B BRISTOL HOTELS” para designar serviços de hotelaria configura evidente violação do art. 129 da LPI, porquanto, utilizada a mesma marca para serviço não apenas semelhante ou afim, mas idêntico, mostra-se evidente a possibilidade de confusão ou de associação.

  6. A preexistência  do  nome  empresarial  “ORGBRISTOL  –  ORGANIZAÇÕES BRISTOL  LTDA”,  registrado  na  Junta  Comercial  do  Estado  de  Minas  Gerais antes do registro da marca da ré, impõe a convivência desses direitos, devendo, no entanto, o nome empresarial ser utilizado exclusivamente para a finalidade à qual ele se destina, e não com a função de marca. Precedente.

  7. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

Leia o acórdão no REsp 1.826.832.

Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): REsp 1826832

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